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北京市第一中级人民法院
行政判决书
(2011)一中知行初字第3219号

  • Litigant information:
      原告杭州啄木鸟鞋业有限公司,住XXXX。
      法定代表人毛君辉,总经理。
      委托代理人杨晓岩,北京信睿律师事务所律师。
      委托代理人王辉,北京信睿律师事务所律师。
      被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会,住XXXX。
      法定代表人何训班,主任。
      委托代理人原晓静,女,国家工商行政管理总局商标评审委员会干部。
      第三人七好(集团)有限公司,住XXXX。
      法定代表人郑伟武,董事。
      委托代理人杨凤全,北京市万慧达律师事务所律师。
      委托代理人陈玉韩,北京市万慧达律师事务所律师。
  • Process of the case:
      原告杭州啄木鸟鞋业有限公司(简称啄木鸟公司)不服被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)作出的商评字(2009)第02625号重审第06383号关于第1645305号图形商标异议复审裁定(简称第06383号裁定),向本院提起行政诉讼。本院受理后,依法组成合议庭,并依照《中华人民共和国行政诉讼法》第二十七条之规定,通知七好(集团)有限公司(简称七好公司)作为本案第三人。本院于2012年3月20日公开开庭审理了本案,原告啄木鸟公司的委托代理人杨晓岩王辉,被告商标评审委员会的委托代理人原晓静、第三人七好公司的委托代理人陈玉韩到庭参加了诉讼,本案现已审理终结。
      第06383号裁定系商标评审委员会在其针对七好公司就啄木鸟公司申请注册的第1645305号图形商标(简称被异议商标)所提异议复审申请而作出的商评字(2009)第02625号关于第1645305号图形商标异议复审裁定(简称第02625号裁定)被判决撤销后,经过重新审理重新作出的裁定。该裁定认为:被异议商标与第680928号“TUCANO及图”商标(简称引证商标)的图形在构图方式、整体视觉效果上近似,已经构成近似商标。被异议商标指定使用的鞋、靴与引证商标核定使用的服装商品关联性极强,且七好公司提交的证据可以证明在被异议商标申请注册之前引证商标已具有一定知名度,在此情形下被异议商标与引证商标共存于上述类似商品上易导致消费者对商品来源产生混淆误认。被异议商标与引证商标已构成在类似商品上的近似商标。商标评审委员会对第02625号裁定中的其他内容予以确认。商标评审委员会依据《中华人民共和国商标法》(简称《商标法》)第二十八条、第三十三条、第三十四条的规定,裁定被异议商标不予核准注册。
  • The plaintiff claims:
      原告啄木鸟公司诉称:一、被异议商标与引证商标标识不近似。被异议商标是图形商标,引证商标却是图形加文字的组合商标,且被异议商标的构图呈圆形,重点部位着色,与引证商标在整体效果上具有明显差别,具有较高的辨识度,不会造成混淆误认,不构成近似商标。二、商品自身的关联性并不必然导致相关公众对商品来源产生混淆误认,其不是判断类似商品的标准,被异议商标与引证商标指定使用商品不构成类似。七好公司提交的证据不能证明在被异议商标申请注册之前,引证商标经七好公司使用在服装商品上已具有一定的知名度。且被异议商标经过多年使用在鞋类商品上已经具有较高知名度,并未给引证商标的使用带来任何不良影响。三、商标评审委员会在作出第06383号裁定的重新审理程序中并未通知啄木鸟公司参加,啄木鸟公司未能在该程序中答辩和提交证据,第06383号裁定的作出程序违法。原告请求法院撤销第06383号裁定并判令被告重新作出裁定。
  • The defendant argues:
      被告商标评审委员会辩称:第06383号裁定系商标评审委员会在第02625号裁定被判决撤销后重新作出的裁定,并非进行一个新的行政程序,原告答辩和提交证据的权利已经在原商标异议程序中得以保障,第06383号裁定的作出程序合法。商标评审委员会坚持其在第06383号裁定中的认定意见,认为该裁定认定事实清楚,适用法律正确,作出程序合法,请求法院予以维持。
      第三人七好公司同意被告的诉讼意见。
  • This court finds out:
      本院经审理查明:
      引证商标的注册人为七好公司,申请日期为1993年1月3日,核准日期为1994年3月7日,有效期至2014年3月6日,指定使用于服装商品上。该商标图样见附件。
      被异议商标由啄木鸟公司于2000年7月10日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局(下称商标局)提出注册申请,指定使用于鞋、靴、旅游鞋、皮鞋商品上。该商标图样见附件。
      七好公司在被异议商标的异议期内向商标局提出异议,商标局于2005年7月20日作出(2009)商标异字第01667号图形商标异议裁定(简称第01667号裁定),裁定被异议商标予以核准注册。
      七好公司不服第01667号裁定,于2005年8月4日向商标评审委员会申请复审,主要理由为:引证商标具有极高的知名度,已经司法确认为驰名商标;被异议商标标识与引证商标基本相同,是对引证商标的抄袭复制;两商标指定使用的商品同为第25类,为类似商品。故被异议商标申请注册违反了《商标法》第十三条、第二十八条、第三十一条的规定,请求对被异议商标不予核准注册。
      七好公司向商标评审委员会提交了以下主要证据:1、七好公司的产品宣传资料;2、七好公司的商标注册证;3、部分工商行政管理机关出据的处罚决定书;4、媒体对七好公司的宣传报道;5、(2005)哈民五初字第88号民事判决书;6、(2008)商标异字第05811号《“图形”商标异议裁定书》;7、中央电视台春节晚会广告材料;8、《中国服饰报》上“啄木鸟”广告;9、七好公司签订的商标许可合同。
      商标评审委员会于2006年1月5日对啄木鸟公司发出《商标异议复审答辩通知书》。啄木鸟公司在规定期限内作出了答辩,其主要答辩理由为:被异议商标与引证商标不近似,核定使用商品也不同。七好公司提交的证据不能证明引证商标的知名度。被异议商标在啄木鸟公司的使用和宣传下,已经被广大消费者所认知和接受,成为国内知名品牌。
      啄木鸟公司向商标评审委员会提交了以下主要证据:1、啄木鸟公司营业执照;2、啄木鸟公司的商标注册情况;3、啄木鸟公司广告宣传材料;4、部分行政管理部门处罚决定书;5、部分媒体报道;6、七好公司注册情况。
      商标评审委员会经审理于2009年2月23日作出第02625号裁定,该裁定认为:一、被异议商标指定使用的鞋、靴、旅游鞋、皮鞋商品与引证商标指定使用的服装商品在商品功能、用途等方面有明显区别,不属于同一种或者类似商品,两商标并未构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标。二、七好公司提交的证据不足以证明其引证商标在被异议商标申请注册之前即已驰名,亦不足以证明被异议商标的注册和使用侵犯了其合法权益。因而异议商标的注册未构成《商标法》第十三条第二款所指之情形。三、七好公司还提及《商标法》第三十一条规定,但其未主张何种在先权利,其提交的证据亦未能证明其在被异议商标指定使用的鞋类商品上构成“在先使用并有一定影响”的商标,因而上述主张亦不成立。商标评审委员会在第02625号裁定中依据《商标法》第三十三条、第三十四条的规定裁定被异议商标予以核准注册。
      七好公司不服第02625号裁定,于法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院经审理于2009年12月31日作出(2009)一中行初字第1067号行政判决(简称第1067号判决)。该判决认为:被异议商标指定使用的鞋、靴商品与引证商标指定使用的服装商品不属于类似商品。被异议商标与引证商标使用在非类似商品上,不会导致普通消费者对商品来源的混淆误认。七好公司提交的证据不足以证明引证商标在被异议商标申请注册之前已成为驰名商标。七好公司未具体主张何种在先权利,其提交的证据亦未能证明其在被异议商标指定使用的鞋类商品上构成“在先使用并有一定影响”的商标。该判决维持了第02625号裁定。
      七好公司不服第1067号判决,上诉于北京市高级人民法院,并补充提交了以下证据:1、该公司于1996年5月1日与浙江来去来有限公司(简称来去来公司)签订的“授权来去来公司为啄木鸟品牌服饰的中国境内独家代理,授予啄木鸟品牌男仕服饰生产权及鉴定权,可自行生产制作,而且允许使用啄木鸟注册商标的产品有恤衫、毛衣等”;2、来去来公司于1996年9月与浙江华盟股份有限公司签订的共同组建“浙江啄木鸟服饰有限公司”的合同书、营业执照内容、公司名称变更手续;3、中央电视台1997年春节联欢晚会节目单,其中广告插页之一为啄木鸟(中国)服饰有限公司对其啄木鸟系列服饰的广告宣传的复印件;4、啄木鸟公司的注册登记信息、该公司使用啄木鸟图形的商品;5、各类媒体就“啄木鸟”被摹仿和使用的报道、评论;6、近年各地工商机关就七好公司“鸟图形”等商标被侵权的调查函件。北京市高级人民法院以七好公司在提交上述证据时未申明其在评审阶段和一审期间未能提交的正当理由为由,对上述证据未予接纳。
      北京市高级人民法院经审理于2010年12月2日作出(2010)高行终字第739号行政判决(简称第739号判决),该判决认为:七好公司在行政程序和诉讼程序虽提出该公司旗下的“鸟图形”、“啄木鸟”汉字、“鸟图形+TUCANO”商标曾于2005年被司法确认为驰名商标,但该确认系被异议商标申请日之后作出的,不能证明上述商标在被异议商标申请日前已为驰名商标。但七好公司提交的相关证据,能够证明该公司旗下的引证商标经其在大陆的使用和宣传,在被异议商标申请日前具有一定的知名度。虽被异议商标中的“啄木鸟图形”与引证商标的“鸟图形”局部设计略有差异,但整体造型基本相同,在隔离比对的情况下,商标标识的整体外观近似。同时,被异议商标与引证商标两者指定使用商品虽不为同一类似群组,但均为穿戴类商品,商品及生产商品的企业关联性极强,因此,二者指定使用的商品应为关联商品;其在市场上的共同使用易使消费者对其商品来源产生混淆、误认。故被异议商标与引证商标构成近似商标。由于七好公司的“鸟图形”使用在先,被异议商标标识的设计与引证商标近似,存在对引证商标的抄袭、摹仿,属于《商标法》第四十一条第一款规定的采用不正当手段注册的情况。综上,第02625号裁定和第1067号判决关于上述事实的确认不符合《商标法》第二十八条和第四十一条第一款的规定,应予撤销。北京市高级人民法院判决撤销了第1067号判决和第02625号裁定。
      啄木鸟公司不服第739号判决,向最高人民法院申请再审。最高人民法院经审理于2011年7月12日作出(2011)知行字第38号驳回再审申请通知书(简称第38号通知书)。该通知书认为:一、《商标法》第四十一条第一款的适用。首先,七好公司在商标评审阶段、诉讼阶段均未主张被异议商标的注册违反《商标法》第四十一条第一款的规定,北京市高级人民法院直接适用该条款缺乏法律依据。其次,即使如北京市高级人民法院认定,被异议商标抄袭、摹仿引证商标,损害的也是七好公司的民事权益,不构成《商标法》第四十一条第一款所规定的“不正当手段”。北京市高级人民法院的认定错误,予以纠正。二、关于被异议商标和引证商标是否构成类似商品上的近似商标。被异议商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品虽然在具体的原料、用途等方面具有一定差别,但是两者的消费对象是相同的,而且在目前的商业环境下,服装和鞋通过同一渠道销售的情形较为多见。同时,被异议商标与引证商标中的“鸟图形”几乎完全相同,且引证商标通过使用具有较高的知名度。在这种情况下,如果两商标在服装和鞋类商品上共存,容易使相关公众认为两商品是同一主体提供的或其提供者之间存在特定联系。因此,被异议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标。三、关于实际使用与商标应否被核准注册之间的关系。商标授权确权程序的总体原则仍是遏制搭车抢注,保护他人在先商标,尽可能消除商业标志混淆的可能性。被异议商标虽经实际使用也具有较高的知名度,但由于啄木鸟公司与七好公司在经营活动中均使用差别不大的“鸟图形”以及相同的“TUCANO”、“啄木鸟”等商标,显然对于不了解内情的相关公众而言,会认为两者提供主体同一,或者存在特定联系,容易造成来源混淆,客观上并未形成已将相关商业标志区别开来的市场实际。最高人民法院认为不应核准被异议商标注册,对啄木鸟公司关于被异议商标已经大量使用,应予核准注册的主张不予支持。被异议商标尚未被核准注册,北京市高级人民法院判决中撤销被异议商标的表述有误,予以纠正。最高人民法院认为啄木鸟公司的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第六十三条第二款和《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第七十二条规定的再审条件。依照《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第七十四条的规定,驳回了啄木鸟公司的再审申请。
      经重新审理,商标评审委员会于2011年9月19日作出第06383号裁定。
      原告啄木鸟公司在诉讼中向本院提交了以下证据:1、啄木鸟公司广告情况;2、部分行政管理部门处罚决定书;3、部分媒体报道;4、湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院(2007)州民三初字第32号民事判决书及该判决书的生效证明;5、部分啄木鸟公司维权的媒体报道;6、部分对侵犯啄木鸟公司行为的工商行政处罚资料;7、啄木鸟公司的相关广告;8、啄木鸟公司的相关门店;9、金泰百货啄木鸟鞋经营商感谢信;10、部分啄木鸟专卖店地址;11、市场上侵权啄木鸟公司产品图;12、质检报告;13、杭州啄木鸟鞋业皮具有限公司营业执照;14、杭州啄木鸟鞋业有限公司营业执照;15、杭州啄木鸟鞋业皮具有限公司与啄木鸟公司关系的说明;16、银泰百货利群店2008年10月供货商营运情况联系函;17、银泰百货利群店2009年2月供货商营运情况联系函;18、银泰百货(金华)有限公司福泰隆店营业三部出具的证明;19、银泰百货福泰隆店2009年11月供货商营运情况联系函;20、与象山美大百货商贸有限公司签署的专柜合同20100930;21、与常州和平大洋百货有限公司签署的联营合同书20100301;22、浙江江南大厦股份有限公司合作经营合同书20080601;23、浙江江南大厦股份有限公司合作经营合同书补充协议一20080601;24、浙江江南大厦股份有限公司合作经营合同书补充协议二20080601;25、与浙江江南大厦股份有限公司签署的合同20100601;26、浙江诸暨一百购物中心有限公司专柜合同书20100801;27、永康市华联商厦厂商合同书20090801;28、泰州金鹰商贸有限公司联合销售合同及补充协议20100926;29、浙江副省长及江干区书记视察啄木鸟公司照片;30、杭州市市长视察啄木鸟公司照片;31、浙江省工商局、杭州市工商局领导及江干区书记视察啄木鸟公司照片;32、(2008)民提字第52号民事判决书;33、被异议商标实际使用照片;34、产品质检报告;35、产品宣传页;36、企业内部打假材料。
      上述事实有被异议商标档案,引证商标档案,第38号通知书,第06383号裁定,七好公司和啄木鸟公司在商标评审程序中提交的异议复审申请书、答辩书及其证据材料,啄木鸟公司在诉讼中向本院提交的证据、当事人陈述等在案佐证。
  • This court believes:
      本院认为:基于当事人的诉辩主张,本案的争议焦点在于:
      一、第06383号裁定的作出程序是否违法。
      本案中,第06383号裁定是第02625号裁定被判决撤销后经重新审理而作出的,上述二裁定作为依申请的行政行为,其所依据的系同一申请行为,即,七好公司不服第01667号裁定于2005年8月4日向商标评审委员会提出的商标异议复审申请,因此,第06383号裁定的作出程序并非一个独立于第02625号裁定作出程序的新的行政程序,第06383号裁定可以以第02625号裁定作出程序中已经进行的程序步骤和内容为依据而重新作出裁定内容,其所谓重新审理可以仅为对事实认定或法律适用的重新考量,而并不必然要求重复实施在第02625号裁定作出程序中已经进行过的程序步骤。啄木鸟公司在商标异议复审程序中所享有的包括答辩、提交证据等在内的程序权利已经在第02625号裁定的作出程序中得以保障,商标评审委员会以上述已进行程序为基础作出第06383号裁定并无不当。原告认为第06383号裁定作出程序违法的诉讼主张缺乏根据,本院不予支持。
      二、被异议商标是否违反《商标法》第二十八条的规定。
      根据《商标法》第二十八条的规定,申请注册的商标,同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。本案中,被异议商标的“鸟图形”与引证商标的显著识别部分之一“鸟图形”在构图表现方式、整体视觉效果上区别不大,两商标整体比对构成近似。被异议商标指定使用的鞋、靴、旅游鞋、皮鞋商品与引证商标核定使用的服装商品虽然在具体的原料、用途等方面具有一些差别,但两者的消费对象相同,在目前的商业环境下,生产部门和销售渠道亦为相近,且七好公司提供的证据可以证明引证商标通过使用具有一定知名度。在此情况下,被异议商标与引证商标在服装和鞋类商品上共存,容易造成相关消费者的混淆误认,两商标已经构成了类似商品上的近似商标,第38号通知书对此亦已作出明确认定。啄木鸟公司提供的证据虽然能够证明被异议商标也具有较高知名度,但不能证明这足以消除相关消费者混淆误认的可能性。因此,被告认定被异议商标与引证商标已构成在类似商品上的近似商标并无不当,原告相关诉讼理由缺乏根据,本院不予支持。
  • Trial result:
      综上,被告商标评审委员会作出的第06383号裁定认定事实清楚,适用法律正确,程序合法,本院应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(一)项之规定,本院判决如下:
      维持中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字(2009)第02625号重审第06383号关于第1645305号图形商标异议复审裁定。
      案件受理费人民币一百元,由原告杭州啄木鸟鞋业有限公司负担(已交纳)。
      如不服本判决,原告杭州啄木鸟鞋业有限公司、被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会可在判决书送达之日起15日内,第三人七好(集团)有限公司可在判决书送达之日起30日内,向本院递交上诉状及副本,并预交上诉案件受理费人民币一百元,上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。
      审 判 长 仪 军
      代理审判员 毛天鹏
      人民陪审员 仝连飞
      二○一二年六月十九日
      书 记 员 卓 锐
      引证商标
      被异议商标
      
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The trademark in disputeName: 图形

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Cited markName: 甘溪

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Cited markName: 末日舰队

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Cited markName: 蛇蛇大作战

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